案例分析丨从资生堂案看字体设计的商标保护问题

前言

文字（含外文）是商标最主要构成元素之一。从文字的表征特点来看，字形、读音、含义均是文字的重要可识别要素，在文字商标近似比对中起着重要作用，因此也是司法解释、审查标准等规定的用以判定文字商标近似的“法定”考虑因素。

其中，“字形”要素实际上竞合了文字内容——即什么字（含字母），以及字体设计——即呈现什么视觉效果两个方面[此处提及的文字内容是指本身是何文字，故此与前段文字含义所区分，特此说明]。由于文字不同本身视觉效果就不同，因此即便在考察“字形”要素时，决定字形是否近似的最主要因素仍是文字内容，字体设计对于文字商标的可区分性影响则被认为相对较小。这一点在《商标审查及审理标准》中亦有多处体现，如“中文商标的汉字构成相同，仅字体或设计不同”，或“由相同外文、字母构成，仅字体或设计不同，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标”，等。

同样，文字视觉效果很大程度上需要依托于文字内容，文字内容具有较大不同而单纯字体设计近似的情形在实践中并不多见，因此单纯字体设计近似对于文字商标整体近似比对的作用则似乎就是一个可探讨空间极其狭小的问题了。本案的意义或许并非是在于具有较强典型性或普适性，而在于本案恰好是排除了其他近似比对要素，为探讨单纯字体设计近似对商标近似判断的影响提供了实例。

许某在第3类“化妆品”等相关商品上申请注册了“水滋源SUIZIYAN”商标（“申请/诉争商标”），株式会社资生堂认为诉争商标是出于对其在相同、类似商品上在先注册的“SHISEIDO”商标的模仿，根据《中华人民共和国商标法》第三十条等提起无效宣告程序，国家知识产权局经审理未支持株式会社资生堂的无效宣告理由，裁定对诉争商标予以维持。

诉争商标及引证商标图样如下：

株式会社资生堂委托我所肖越心律师团队，针对国家知识产权局商标无效宣告请求裁定书向北京知识产权法院提起行政诉讼并获胜诉。国家知识产权局及许某不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院判决维持一审判决，株式会社资生堂终审胜诉。

申请商标与引证商标一、二在文字构成、外观认读等方面存在一定区别，尚可区分，共存不易导致相关公众的混淆、误认，尚未构成《商标法》第三十条规定所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。

商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品来源产生误认或认为其来源之间有特定的联系。

本案中，将诉争商标与二引证商标相比，首先，诉争商标字母部分“SUIZIYAN”与二引证商标“SHISEIDO”字母数量相同，二引证商标对第一和第四位上的字母“S”进行了独特的曲线图形化设计，而诉争商标在相同位置亦采用了该完全相同的字母变形。其次，诉争商标字母的第四位应为“Z”，但第三人却将之设计成与前述“S”相同的表现形式，第三人对此未能提供合理解释。第三，“SHISEIDO”是根据“资生堂”的日文发音形成的，诉争商标“SUIZIYAN”并非其中文部分“水滋源”的对应拼读，第三人亦无法说明该字母部分的合理来源。第四，原告提交的证据可以证明其“SHISEIDO”商标经广泛的宣传使用已具有较高的知名度。综合考虑上述因素，虽诉争商标含有中文部分，但该中文部分不足以消除其主要识别的字母部分与二引证商标的近似导致的混淆可能性，故诉争商标与二引证商标已构成近似标识。二引证商标核定使用的商品群组已完整包含诉争商标指定使用的商品群组，二者构成相同类似商品。诉争商标与二引证商标若共存于上述同种或类似商品市场，易导致相关公众对商品来源产生误认，或认为商品来源之间存在特定联系。因此，诉争商标与二引证商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，诉争商标申请注册已违反《商标法》第三十条之规定。

商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品或服务有特定的联系。在商标无效宣告请求行政案件中判断商标是否构成近似时，既要根据诉争商标与引证商标的具体字形、读音、含义、图文组合方式及整体外观等多个因素考虑商标构成要素的近似程度，又要在综合考量诉争商标申请人与引证商标权利人提供的证据的基础上，考虑诉争商标申请人的主观状态、诉争商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致相关公众混淆误认作为判断标准。

本案中，首先，诉争商标由中文“水滋源”及拼音“SUIZIYAN”组成，引证商标一、二均为“SHISEIDO”，两引证商标中的两个“S”均设计为向右倾斜身线呈流线型，该设计在整体视觉效果上具有较高的显著性，诉争商标拼音部分的第1个字母“S”与第4个字母“Z”的设计与两引证商标中两个“S”的设计风格相同，且其拼音部分并非“水滋源”的对应拼读形式，而两诉争商标“SHISEIDO”系根据“资生堂”的日文发音生成。诉争商标与两引证商标在字母部分的设计风格及整体视觉效果方面相近。其次，从株式会社资生堂提供的在案证据能够证明其两引证商标经其长期广泛的宣传和使用，已具有较高的知名度和影响力。基于此，若将诉争商标与引证商标一、二同时使用在同一种或类似商品上，相关公众施以一般注意力，容易对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系，因此，原审判决认定诉争商标的注册构成2013年商标法第三十条所规定的使用在同一种或类似商品上的近似商标并无不当，本院予以确认。国家知识产权局与许钢生的上诉理由均不能成立，本院不予支持。

从诉争商标与引证商标的对比中可直观看到，本案诉争商标的文字内容为“水滋源SUIZIYAN”，引证商标为“SHISEIDO”，即使仅就字母部分进行比对，二者各自包含的8个字母中按顺序仅有两个字母相同，即处于第一及第三的“S”与“I”，即使考虑诉争商标中“Z”在视觉效果方面的变体设计，以及按照大致字母位置，也仅能找到4个相同字母“S”、“I”、“S/Z”及“I”。也就是说，本案从字母构成角度而言主张商标近似难以找到突破口。而本案诉争商标和引证商标的视觉呈现效果分别为：与，二者最相似之处在于双“S”的特殊字体设计。因此，代理团队将双“S”特殊字体设计对商标近似判断的影响定为本案需要攻克的第一个要点。

那么首先我们要解决的是，特殊字体设计近似是否能够导向商标标志本身近似的结论，是否具有法律依据或审查标准。

如我们在前言中提及，理论上字形包含文字（含字母）的内容和设计两个方面。文字内容显然是决定字形的首要因素，固有形状近似的文字自然字形近似，如大写“I[aɪ]”与小写“l[el]”，同时也存在一些文字本身并不近似但由于设计近似而导致视觉效果近似的情况出现，因此单独将文字设计作为独立于文字内容的一个维度来考虑其对商标近似判断的影响具有现实意义。商标近似判断审查标准中与文字设计相关的规定仅包含如下：

《商标审查及审理标准》（2016年制定，下称“审查标准”）

第三部分 四（一）1、中文商标的汉字构成相同，仅字体或设计、注音、排列顺序不同，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。

7、商标由相同外文、字母或数字构成，仅字体或设计不同，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标；

由此可知，审查标准中并不存在任何一条关于文字设计近似但其他要素不近似情形下如何判定商标近似的标准，仅规定了其他要素相同近似而仅有字体设计不同时应当判定为近似。这似乎隐含了单纯的字体设计近似不足以导向商标近似之意。

我们再回到关于字体设计的上位概念，关于字形的审查标准，我们可以看到《商标审查及审理标准》中规定如下：

《商标审查及审理标准》（2016年制定，下称“审查标准”）

第三部分 四（一）4、商标文字读音相同或者近似，且字形或者整体外观近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。

5、商标文字构成、读音不同，但商标字形近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。

前述第5条是唯一针对文字其他要素不同但字形近似，判定为近似的标准。但列举的实例诸如“酷儿”与“酷几”，“恩琪”与“思琪”等，仍是固有字形近似的问题，且2006年制定《商标审查及审理标准》中与前述第5条对应的条款表述为“商标文字字形近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的，判定为近似商标”，举例中包含“”和“”这类部分显著性字体设计近似判定为近似的实例，但该例已在2016年版审查标准中被删除。

也就是说，统一审查标准中并未规定近似文字设计可以直接得出商标近似结论。另，关于视觉效果直接作为近似判断因素亦仅见于图形商标或组合商标（含图）的规定中。

因此，考虑到字体设计这一单一要素对于商标标志本身近似性的影响缺乏直接的法律依据或审查标准，代理团队将重点调整为了字体设计对混淆可能性的影响。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》法发〔2010〕12号

第16条：人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》

15.2 【商标近似的判断规则】：适用商标法第三十条、第三十一条时，可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素，以及前述因素之间的相互影响，以是否容易造成相关公众混淆为标准。

将引证商标的整体或者显著识别部分作为诉争商标构成要素的，可以认定构成商标标志近似。

结合以上规定，本案的混淆性因素至少包含以下几项：

商品相同或近似，均为“化妆品”及相关类似商品；

引证商标具有较高显著性，原因在于“SHISEIDO”并非固有英文词汇，而是“资生堂”日文发音对应的罗马文拼音，为非表意的表音文字，具有较高的固有显著性；

引证商标的双“S”字体设计具有独创性，且经过使用显著性进一步提高；

诉争商标将引证商标具有显著识别特征的双“S”设计作为构成要素，标志具有一定近似性；

引证商标知名度极高，“SHISEIDO”（中文：资生堂）是化妆品领域的世界知名品牌，被相关公众广为知晓；

诉争商标申请人具有模仿的主观恶意，原因在于：其与株式会社资生堂均从事相同行业；诉争商标字母部分的双“S”设计与引证商标中的双“S”完全相同；诉争商标的字母“SUIZIYAN”并非中文“水滋源”的汉语拼音，亦非英文音译，其对应方式更像是对日文罗马拼音发音方式的模仿，但“水滋源”三字的真实日文罗马拼音却并非“SUIZIYAN”，诉争商标申请人对此无合理解释；

实践中，商标局、国家知识产权局在行政程序中亦多有对此类设计近似的文字商标给予保护的先例，如商标局对字母构成有差异但文字字形近似的“”商标和“”商标【（2006）商标异字第02911号】，国家知识产权局对同样模仿株式会社资生堂的“”商标做出宣告无效裁定书【商评字【2019】第0000156485号】等。尽管行政机关所掌握的审理标准与法院有所不同，但前述事实依然可佐证字体设计对商标混淆可能性具有一定影响。

除前述影响混淆可能性的考虑因素之外，本案存在一个重要有利情节——引证商标“”在诉争商标申请日前已具有极高的知名度，达到驰名商标程度。考虑到不同的裁判者对于混淆性因素的考虑和采纳程度不同，本案代理团队亦着重加强了驰名情节对本案的影响。

对已注册驰名商标给予保护，《商标法》第十三条第三款仅规定非类似商品和服务，并非以非类似商品和服务为限。高于法定要件的情形理应给予不低于法定保护力度的保护，这是法律的当然之义。

早在2009年，最高院在【2009】行提字第3号以及（2016）最高法行再12号判决书中确认，根据商标法对驰名商标强保护的立法本意，在相同类似商品上应给予驰名商标不低于驰名商标的保护力度。

针对驰名商标保护条款关于在非类似商品和服务上给予保护之规定引发的混乱，司法解释及北京市高级人民法院审理指南中对《商标法》第三十条/第三十一条与十三条的转换适用亦做出了明晰：

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》

第十四条 当事人主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效，商标评审委员会依据商标法第三十条规定裁决支持其主张的，如果诉争商标注册未满五年，人民法院在当事人陈述意见之后，可以按照商标法第三十条规定进行审理；如果诉争商标注册已满五年，应当适用商标法第十三条第三款进行审理。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》

11.7【驰名商标的法条转换】

商标评审部门在符合下列条件的情况下，适用商标法第三十条或者第三十一条作出被诉裁决且支持当事人申请，对方当事人主张适用法律错误的，不予支持：

(1)当事人依据商标法第十三条第三款的规定对相同或者类似商品上申请注册的诉争商标申请不予核准注册或者宣告其无效的；

(2)当事人没有明确主张诉争商标的申请注册违反商标法第三十条或者第三十一条的；

(3)当事人申请诉争商标不予核准注册或者宣告无效的实质理由是相关公众容易对诉争商标与引证商标所标示的商品来源产生混淆的；

(4)当事人提出宣告诉争商标无效的申请没有超出商标法第四十五条第一款规定的五年期限的。

11.8 【已注册驰名商标在同类商品的保护】

根据前述规定，针对驰名商标在相同或类似商品上提出保护需求，《商标法》第十三条第三款与第三十条可转换适用，区别仅在于是否超过五年期限。

基于此，本案虽是在相同或类似商品上请求保护，即便当事人在法律适用上主张或行政机关/法院主动适用《商标法》第三十条，如满足引证商标构成驰名商标这一情节，本案亦当然可适用第十三条第三款规定的要件。

根据《商标法》第十三条第三款：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

也就是说，针对注册驰名商标的保护并不需要以商标近似为限，注册驰名商标可禁止他人的模仿行为；且，对驰名商标的保护底线应当是禁止误导、减弱驰名商标显著性及不正当利用驰名商标声誉等情形，而非仅禁止混淆。

在本案中，诉争商标申请人完全复制了引证商标的双“S”特殊设计，构成对引证商标的模仿，其行为可能误导公众，或减弱株式会社资生堂驰名商标的显著性，存在不正当利用株式会社资生堂驰名商标声誉之情形，违反《商标法》第十三条的相关规定。

从前案及围绕之的相关浅析结果说开去，笔者总结，字体设计对商标近似的影响大致包含以下：

对于文字商标而言，字体设计是与决定字形的主要因素——文字内容难以分割的一个要素。简言之，文字本身近似则易导出字形近似从而导出商标标志近似的结论；文字本身差异较大，但字体设计近似的，需视字体设计对整体视觉效果的影响力程度：

• 如字体设计使得商标已经具有一定图形化效果的，整体视觉效果近似正是图形商标或含图形的组合商标判断近似的“标准”考虑因素之一，此种情况下字体设计对商标标志近似的影响较大。如前述“”和“”商标案；

• 如图形化程度较低，字体设计近似对整体视觉效果影响较小，而文字内容仍对商标标志的区分产生主要影响力作用的，此时仅依据字体设计主张商标近似将具有一定难度，还需结合其他相关要素一并考虑。

尽管对于图形化程度较低的商标而言，单纯的字体设计对商标标志近似判断的影响有限，但字体设计仍至少会在以下几个方面对混淆可能性产生重要的影响：

• 考虑引证商标字体设计的独创性程度和知名程度，独创性程度和知名度越高，允许类似设计共存导致公众混淆的可能性越高；

• 考虑引证商标字体设计的独创性程度和知名程度，亦有助于考察在后采取相同或类似设计商标申请人的主观意图，主观意图恶性程度越高，混淆可能性越高。一则，主观意图已经逐步明确的被相关法律法规直接纳入到混淆可能性的考虑因素中来；二则，对于具有明显主观恶意的申请人，如允许其商标注册或维持注册，其通过无穷的“智慧”在实际使用中达到进一步混淆效果的可能性越高；

• 需要考虑示范效应问题。制定商标权保护标准或得出个案保护结果，主要都是在处理保护权利人私权、以及给公众行为提供合理边界，并在两者之间找到平衡的问题。对权利人给予过强的保护可能会使公众举步维艰，打击市场的活力与积极性；但对权利人的保护请求苛以过严的要求又可能对投机取巧的搭便车行为产生不当鼓励作用。当下商标法在混淆因素层面给予裁判者较大的裁量权，正是为了让裁判者在个案中、在更充分了解个案信息的前提下，有追求个案公正的力量。允许或禁止，都应在更全面考虑社会示范效应的考量下做出判断。

尽管字体设计本身对商标近似，包括标志近似及混淆可能性的影响在个案中各有不同，主观性较强。但鉴于复杂的商标案件通常可能竞合一些其他对案件具有影响的因素，如能找到一些其他的助力因素，对案件也可能会具有实质性帮助，包括但不限于：

• 《商标法》第十三条驰名商标保护请求：有助于突破商标近似的限制，给予强保护；

• 《商标法》第三十二条在先著作权：对于单纯进行字体设计的情形，使用在先著作权条款的难度可能较之第三十条更大，但对于个别要素的设计具有较强的独创性和图形化程度，但商标整体构成或整体视觉效果差异较大的案件，可能局部构成著作权侵权，主张在先著作权也并非不可行之路；

• 《商标法》第四条使用意图：第四条是当前较为热门的条款，可能结合大量抢注、不具有使用意图等多个元素发挥作用；

• 《商标法》第四十四条第一款其他不正当手段：针对个案具有恶意但无法适用具体保护条款，同时存在大量注册行为的案件可能提供突破口。

综上，商标的保护任重道远，个案情形可谓表面简单实则繁杂。每个案件对于代理人而言只是一次胜败，而对于当事人却可能决定其品牌的命运。保持持重、审慎为宜。